Sú nižšie vyobrazené ochranné známky zameniteľné? Respektíve, možno povoliť registráciu ochrannej známky naľavo alebo ju zamietnuť z dôvodu, že pre jej zhodnosť alebo podobnosť s už zapísanou ochrannou známkou napravo existuje pravdepodobnosť zámeny? (Len pre upresnenie, pravdepodobnosť zámeny pritom v zmysle legislatívy zahŕňa aj pravdepodobnosť asociácie so staršou ochrannou známkou.)
Väčšina ľudí ihneď postrehne zhodný názov tvoriaci súčasť oboch ochranných známok, avšak pre celkovo nízku grafickú podobnosť nakoniec uzavrú, že registráciu neskoršej ochrannej známky by pravdepodobne pripustil.
Súdny dvor Európskej únie (ďalej ako „SDEÚ“) vo svojom nedávnom rozsudku T-176/16 zo 6. októbra 2017 daný prípad ale rozhodol odlišne. Cieľom tohto článku je preto vo svetle uvedeného rozhodnutia SDEÚ:
Stručne k prípadu Kofola v EUIPO
V prejednávanom prípade sa žalobca – spoločnosť Kofola ČeskoSlovensko a.s. (ďalej ako „Kofola“) domáhala, aby SDEÚ zrušil rozhodnutie žalovaného Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO), ktorým tento zamietol registráciu európskej ochrannej známky. EUIPO registráciu zamietol na základe námietky talianskej spoločnosti Mionetto SpA, ktorá v súlade s článkom 8 ods. 1 písm. b) Nariadenia č. 2017/1001 o ochrannej známke Európskej únie namietala, že pre podobnosť so skoršou ochrannou známkou a zhodnosť tovarov, na ktoré sa vzťahujú tieto ochranné známky, existuje pravdepodobnosť zámeny zo strany verejnosti, a preto žiadala zápis ochrannej známky spoločnosti Kofola do registra zamietnuť.
V zmysle článku 8 ods. 1 písm. b) citovaného nariadenia: „Na základe námietok majiteľa staršej ochrannej známky sa ochranná známka, ktorá je predmetom prihlášky, nezapíše, ak pre jej zhodnosť alebo podobnosť so staršou ochrannou známkou a zhodnosť alebo podobnosť tovarov alebo služieb, na ktoré sa vzťahujú tieto ochranné známky, existuje pravdepodobnosť zámeny zo strany verejnosti, pokiaľ ide o územie, na ktorom je staršia ochranná známka chránená; pravdepodobnosť zámeny zahŕňa aj pravdepodobnosť asociácie so staršou ochrannou známkou.“
V predmetnom prípade Kofola namietala, že: 1) tovary chránené dotknutými ochrannými známkami nie sú totožné, 2) prvok „ugo“ na skoršej ochrannej známke Mionetto nemá osobitý a dominantný charakter, a 3) ochranným známkam chýba vizuálna, fonetická a konceptuálna podobnosť, a preto riziko zámeny neexistuje. EUIPO tieto argumenty neuznal, pričom rozhodnutie o zamietnutí registrácie potvrdila aj Štvrtá odvolacia komisia EUIPO. SDEÚ žalobu spoločnosti Kofola rovnako zamietol v plnom rozsahu.
Uvedený prípad ilustruje, že posúdenie, či ochranné známky spĺňajú kritérium nezameniteľnosti, vôbec nie je jednoduché. V predmetnom prípade totiž strany sporu riešili množstvo otázok, z ktorých malo následne vyplynúť, či ochranná známka Kofola vyhovie testu absencie zámeny s ochrannou známkou Mionetto a preto môže byť povolená jej registrácia. Medzi posudzované aspekty (ktoré bežne riešia najmä osoby vo svete marketingu), patrilo napríklad posúdenie:
K týmto otázkam zaujali spoločnosti Kofola a Mionetto odlišný postoj, pričom opierajúc sa o existujúcu judikatúru SDEÚ vo veciach ochranných známok, EUIPO sa stotožnil s argumentáciou Mionetto. Vychádzajúc z uvedenej argumentácie, do praxe preto možno vyvodiť nasledovné závery.
1. Je potrebné sledovať (potenciálnu) konkurenciu v celej EÚ
V zmysle judikatúry, pravdepodobnosť zameniteľnosti sa posudzuje globálne, predovšetkým prihliadajúc na vzájomnú prepojenosť medzi podobnosťou známok a podobnosťou medzi chránenými tovarmi a službami[1]. Pravdepodobnosť zámeny v zmysle článku 8 ods. 1 písm. b) Nariadenia o ochrannej známke Európskej únie existuje, ak stupeň podobnosti dotknutých ochranných známok je dostatočne vysoký, a súčasne, ak je dostatočne vysoký aj stupeň podobnosti tovarov alebo služieb chránených týmito ochrannými známkami[2]. Ak by však miera podobnosti chránených tovarov nebola až taká vysoká, ale toto by bolo vyvážené vysokou mierou podobnosti ochranných známok, alebo aj naopak, potom bude existovať pravdepodobnosť zámeny.[3]
V prípade Kofola v EUIPO, dotknutým teritóriom pre posúdenie pravdepodobnosti zámeny bola celá EÚ a za relevantnú verejnosť sa považovali priemerní spotrebitelia vo všetkých členských štátoch. Podľa ustálenej judikatúry, na to aby ochrannej známke EÚ bola zamietnutá registrácia totiž postačí, ak dôvody odmietnutia pre účely článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia platia aspoň v časti EÚ.
Z uvedeného vyplýva, že je potrebné sledovať, či prihláška na registráciu ochrannej známky podobnej s už zapísanou ochrannou známkou, nebola podaná ktoroukoľvek osobou v rámci EÚ. Na tento účel možno využiť či už profesionálnu spoločnosť špecializujúcu sa na lustrácie ochranných známok alebo menej nákladný oficiálny vyhľadávač EUIPO v kombinácii s interným monitoringom konkurencie a potenciálnej konkurencie.
2. Porovnáva sa trieda tovarov a služieb; tovary a služby samotné identické byť nemusia
V predmetnom prípade Kofola argumentovala, že dotknuté tovary si vzájomne nekonkurujú, keďže skoršia ochranná známka bola zaregistrovaná pre Triedu 32 (nealkoholické nápoje) a súčasne aj Triedu 33 (alkoholické nápoje), zatiaľ čo ochranná známka Kofoly mala pokrývať iba Triedu 32, a teda iba nealkoholické nápoje. Alkoholické a nealkoholické nápoje majú totiž odlišné využitie, sú určené pre rôzne skupiny spotrebiteľov, sú predávané na rôznych miestach, a nemôžu byť pomiešané.
SDEÚ však vo viacerých rozhodnutiach[4] skonštatoval, že pokiaľ tovary chránené skoršou ochrannou známkou zahŕňajú aj tovary, ktoré majú byť chránené ochrannou známkou, o ktorej registráciu sa žiada, tovary sa považujú za identické. Preto, na účely posúdenia podobnosti tovarov, do úvahy je potrebné vziať triedu tovarov chránenú ochrannými známkami, a nie tovary v skutočnosti predávané, ktoré spadajú pod dotknuté ochranné známky.
3. Posudzuje sa celkový dojem podobnosti z ochrannej známky, nielen jednotlivé prvky ochrannej známky oddelene
Posúdenie pravdepodobnosti zámeny na globálnej škále, pokiaľ ide o vizuálnu, fonetickú alebo konceptuálnu podobnosť, musí byť založené na celkovom dojme z ochranných známok, najmä pokiaľ ide o špecifické a dominantné prvky ochrannej známky. Ako potvrdzuje aj SDEÚ vo svojich rozhodnutiach, priemerný spotrebiteľ obyčajne vníma ochrannú známku ako jeden celok a neanalyzuje jej jednotlivé detaily.[5]
Nie je vhodné sa preto pri posudzovaní podobnosti prílišne zamerať na samostatné detaily ochrannej známky, ale na jednotlivé prvky ochrannej známky vo vzájomnej kombinácii vnímajúc celkový dojem, ktorý ochranná známka nabudzuje. Avšak, dôležitý je rovnako význam, ktorý by mohol mať aj jeden jediný prvok – ako popisuje nasledujúci bod.
4. Je potrebné vyhodnocovať aj osobitý, dominantný charakter jedného konkrétneho prvku, ak by tento samotný mohol založiť podobnosť s inou ochrannou známkou
V zmysle rozhodnutí SDEÚ, skutočnosť, že ochrannú známku pri posudzovaní podobnosti treba vnímať ako jeden celok však neznamená, že celkový dojem navodený relevantnej verejnosti by za určitých okolností nemohol byť spôsobený aj len jedným konkrétnym prvkom ochrannej známky[6]; v prípade Kofola v EUIPO bol takýmto dominantným prvkom slovný výraz „ugo“. Založiť posúdenie podobnosti možno oprieť aj iba o jeden dominantný prvok, to však výlučne v situácii, kedy všetky ostatné prvky ochrannej známky budú zanedbateľné.[7] Tak tomu bude v prípade, ak takýto prvok ako taký má potenciál vytvoriť (dominovať) celkový image ochrannej známky, ktorý spotrebitelia vnímajú, s výsledkom, že všetky ostatné prvky sú pri celkovom dojme zanedbateľné.
Navyše, ak určitý prvok nie je zanedbateľný, to ešte neznamená, že musí byť dominantný, a rovnako naopak, ak určitý prvok nie je dominantný, v žiadnom prípade to neznamená, že ide automaticky o prvok zanedbateľný.[8] Inými slovami, miera zanedbateľnosti resp. dominantnosti určitého prvku nekopíruje mieru, v akej tento prvok prispieva k celkovému dojmu, ktorý ochranná známka u spotrebiteľov vyvoláva.
Preto, pri vyhodnocovaní podobnosti prihlasovanej ochrannej známky s inou ochrannou známkou je okrem celkového dojmu potrebné vyhodnotiť aj, či určitý ochranný prvok nie je natoľko dominantný, že by mohol „znegovať“ celkový dojem rozdielnosti ochranných známok a odôvodniť tak existenciu podobnosti, ktorá by eventuálne mohla viesť k zamietnutiu registrácie.
5. Pri posudzovaní podobnosti z fonetického hľadiska, ozdobné prvky nehrajú rolu
V prípade Kofola v EUIPO podstatným sporným bodom bol aj výraz „il“ v ochrannej známke Mionetto. Spoločnosť Kofola sa totiž pri viacerých svojich argumentoch odvolávala na fakt, že zapísanú známku Mionetto tvorí okrem výrazu „ugo“ nevyhnutne aj výraz „il“, čo odôvodňuje rozdielnu výslovnosť (a tiež vzhľad dominantného slovného označenia i konceptuálny význam posudzovaných ochranných známok). SDEÚ však uzavrel, že vysoká miera ozdobnosti termínu „il“ v ochrannej známke Mionetto spôsobila, že tento prvok tvorí súčasť grafiky ochrannej známky a preto bude s najväčšou pravdepodobnosťou spotrebiteľmi vnímaný ako dekoratívny, a nie ako prvok slovný. Podľa existujúcej judikatúry[9], ozdobné prvky sa pri fonetickej komparácii nezohľadňujú, a preto EUIPO rozhodol správne, keď skonštatoval, že výslovnosť oboch porovnávaných prvkov sa zhoduje.
Pri porovnávaní výslovnosti („ugo“ alebo „il ugo“) je preto potrebné najskôr vyhodnotiť, či niektorú časť slovného označenia nachádzajúceho sa v ochrannej známke nemožno kategorizovať skôr ako prvok s dekoratívnou funkciou, ktorý potom pri posudzovaní fonetickej zhody bude potrebné ignorovať.
6. Konceptuálny význam možno určitému prvku prisúdiť, iba ak je tento význam všeobecne známy (t.j. ak je preukázané, že relevantná verejnosť tento prvok tak vníma)
Kofola namietala, že každá z ochranných známok má svoju osobitú interpretáciu. Zatiaľ čo v prípade ochrannej známky Mionetto slovný výraz „ugo“ predstavuje špecifický alkoholický nápoj, v prípade ochrannej známky Kofola výraz „ugo“ koncepčne predstavuje meno určitej postavy, ako vyplýva aj z českej verzie webstránky Kofola. EUIPO namietal, že Kofola však na podporu svojho tvrdenia nepredložila žiadny dôkaz, ktorý by svedčil o tom, že konceptuálny význam, ktorý spotrebitelia jednotlivým ochranným známkam pripisujú, je skutočne taký, ako to tvrdí žalobca. Z uvedeného dôvodu aj SDEÚ uzavrel, že bolo nemožné vykonať porovnanie ochranných známok z hľadiska ich konceptuálneho významu, a preto argument spoločnosti Kofola o rozdielnom konceptuálnom význame podstatných prvkov neobstál.
Z uvedeného vyplýva, že v prípade, ak namietajúca strana tvrdí, že spotrebitelia pripisujú ochrannej známke určitý význam, bude musieť vedieť svoje tvrdenie aj relevantne preukázať. Dôkaz nebude potrebný, iba ak tvrdený konceptuálny význam, ktorý je pripisovaný určitému prvku ochrannej známky, je všeobecným poznatkom. Preto, v prípade argumentácie „verejnosť vykladá tento symbol takto“, je potrebné mať na podporu svojho tvrdenia určite pripravený aj relevantný dôkaz. Takým by mohol byť napríklad hodnoverný prieskum trhu vykonaný na dostatočne širokom území a na dostatočne veľkej vzorke priemerného spotrebiteľa, štúdia či analýza o spotrebiteľskom vnímaní určitých symbolov a prvkov, alebo niektorý z mnohých judikátov SDEÚ zaoberajúci sa porovnávaním ochranných známok.
Záver
Ako vyplýva z vyššie uvedenej analýzy a referencií na početnú judikatúru SDEÚ, otázka podobnosti ochranných známok je pomerne rozsiahla a náročná téma, ktorú v praxi pri sporoch o povolenie registrácie ochrannej známky súdy riešia pomerne často. Účelom tohto článku bolo poukázať na viaceré faktory, ktoré je potrebné zohľadniť pri vyhodnocovaní, či určité ochranné známky sú do takej miery podobné, že u verejnosti vzniká riziko ich zámeny, ktoré zakladá jeden zo zákonných dôvodov pre zamietnutie povolenia registrácie neskoršej ochrannej známky.
Publikované na www.epravo.sk, 27.03.2018
MENKE LEGAL s.r.o.
___________________________________________
[1] viď rozsudok z 9. júla 2003, Laboratorios RTB v OHIM – Giorgo Beverly Hills, T-162/01, ods. 30 až 34 judikatúra tam citovaná
[2] viď rozsudok z 20. januára 2010, Nokia v OHIM – Medion, T-460/07, ods. 59 a citovaná judikatúra
[3] viď rozsudok z 13. septembra 2007, Il Ponte Finanziaria v OHIM, C-234/06 v OHIM, ods. 48, a rozsudok z 23. októbra 2002, Matratzen Concord v OHIM – Hukla Germany, T-6/01, ods. 25
[4] viď rozsudok z 24. novembra 2005, Sadas v OHIM – LTJ Diffusion, T-346/04, ods. 34 a citovaná judikatúra, a rozsudok zo 16. júna 2010, Kureha v OHIM – Sanofi-Aventis, T-487/08, ods. 71
[5] viď rozsudok z 12. júna 2007, OHIM v Shaker, C-334/05, ods. 35 a citovaná judikatúra
[6] viď rozsudok z 12. júna 2007, OHIM v Shaker, C-334/05, ods. 41 a citovaná judikatúra
[7] viď rozsudok z 12. júna 2007, OHIM v Shaker, C-334/05, ods. 42 a citovaná judikatúra, a rozsudok z 20. septembra 2007, Nestlé v OHIM, C-193/06, ods. 43
[8] rozsudok z 20. septembra 2007, Nestlé v OHIM, C-193/06, ods. 43
[9] viď rozsudok z 23. októbra 2002, Oberhauser v OHIM – Petit Liberto (Fifties), T-104/01, ods. 40
